Fernando J. García, Socio área de Mercantil AGM Abogados
El BOE del pasado 21 de febrero ha publicado la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), que entra en vigor el próximo 13 de marzo de 2019. La nueva ley traspone la Directiva UE 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, a fin de armonizar legislaciones de los diferentes estados miembros y con el objetivo de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales.
¿Qué son los secretos empresariales?
De acuerdo con el art. 1 de la LSE se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:
a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas.b)Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto.
c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.
¿A quién protege?
La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley.
¿Afecta a los derechos laborales?
De acuerdo con el art. 1 de la LSE la protección de los secretos empresariales no podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.
Remite a la Ley de Patentes en cuanto al tratamiento de las mejoras técnicas no patentables realizadas en el marco de una relación laboral.
¿Cuándo se considera ilícita la violación de secretos empresariales?
De acuerdo con el art. 3 de la LSE la obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:
a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir.
b) Mediante cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.
La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.
La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior.
¿Qué ocurrirá con los productos o servicios que incorpore un secreto profesional?
De acuerdo con el art. 3 de la LSE la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma.
¿Qué actuaciones se consideran lícitas?
De acuerdo con el art. 2 de la LSE la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:
- El descubrimiento o la creación independientes.
- La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial.
- El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes.
- Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial.
¿Es transmisible el secreto empresarial?
De acuerdo con los arts. 4 y 6 de la LSE el secreto empresarial SÍ es transmisible.
Además el secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial.
Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario y siempre que haya actuado de mala fe, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate.
¿Quién responde de la violación del secreto empresarial?
Quien obtiene, utiliza o revela el secreto empresarial sin consentimiento de su titular, además de aquellos que deberían haberlo sabido que su origen era ilícito.
¿Qué acciones se pueden emplear?
El art. 9 de la LSE permite al perjudicado el ejercicio de las acciones siguientes:
- Declarativa de infracción.
- Cesación.
- Aprehensión de las mercancías infractoras.
- Remoción.
- Atribución de las mercancías infractoras.
- Indemnización, con base en el lucro cesante, el enriquecimiento injusto y el daño moral, o bien con base en una licencia hipotética.
- Publicación de la sentencia.
Como novedad, la sentencia que declare la vulneración del secreto podrá fijar la cuantía de una indemnización coercitiva hasta que se dé efectivo cumplimiento a la sentencia.
¿Prescriben estas acciones?
Según el art. 11 de la LSE las acciones prescribirán a los 3 años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse y el titular tuvo conocimiento de la violación del secreto.
Novedades procesales
El art. 15 de la LSE introduce las siguientes novedades en esta materia:
- Los jueces y tribunales podrán de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que se aporte al proceso y que pueda constituir secreto empresarial.
- También podrán restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial.
¿Afecta esta Ley a alguna otra norma?
Sí, la propia Ley modifica la Ley 3/1991 de competencia desleal, manteniendo el carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, y precisando que se regirá por lo dispuesto en la Ley 1/2019, que actúa como ley especial frente a la general de competencia desleal y podrá ser por tanto utilizada, juntamente con la jurisprudencia existente en relación con la misma, para la integración de lagunas de esta nueva ley de secretos empresariales.
